Protéger sa marque à l’étranger
La protection de la marque à l’étranger répond à l’objectif de développement de la société. Celle-ci peut souhaiter se développer à l’international, notamment en implantant sa marque dans d’autres états. Pour ce faire, elle doit être sûre que ladite marque ne sera pas spoliée à l’étranger, et doit organiser le dépôt de sa marque. En France, cet enregistrement se réalise au travers de l’INPI.
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, décrit dans cet article la procédure de protection de la marque à l’étranger.
I. La protection européenne des marques
Il existe, en droit européen, de nombreux textes sur la règlementation des marques. (Voir notre article Qu’est-ce que la marque ?). L’un de ces textes est le règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 qui a été récemment modifié par une vaste réforme du droit des marques dans l’Union européenne.
Deux nouveaux textes ont récemment vu le jour : le règlement UE 2015/2424 et la directive UE 2015/2436. Le règlement est entré en vigueur le 23 mars 2016. La directive est prévue en 2019 (ou 2023 dans certains cas).
L’Union européenne est dotée de son propre organisme régissant le droit des marques : l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO).
A. Quels avantages à opter pour la marque de l’Union Européenne ?
Ce type de marque permet à son titulaire de posséder une marque qui va être valable dans tous les États membres, actuels et futurs. La protection se réalise au moyen de l’instauration d’une marque unique, protégée de manière identique dans tous les États membres.
La marque de l’Union européenne est également particulièrement avantageuse car son utilisation dans un seul état membre vaut utilisation sur l’ensemble de l’Union. Il convient alors de faire abstraction des frontières des états et de considérer l’Union comme un marché unique. La marque présente ainsi l’avantage de s’étendre automatiquement à tout nouvel état membre, sans formalités.
S’agissant des autres caractéristiques de la marque de l’Union européenne :
- Elle est valable 10 ans et renouvelable indéfiniment pour la même période
- Le critère de la représentation graphique n’est plus exigé, et un signe, une marque peuvent être représentés sous n’importe quelle forme appropriée grâce à la technologie.
B. La procédure à suivre pour la protection de la marque à l’étranger
1. Le dossier
Un dossier de demande de dépôt de marque doit être déposé au siège de l’EUIPO, situé à Alicante.
Le formulaire sera à retirer et à déposer directement dans les locaux de l’EUIPO : il n’est pas possible de le faire via un organisme national comme l’INPI.
Le dépôt reste néanmoins possible en ligne.
Il faut compter, en moyenne, une durée de 8 mois pour obtenir la publication de l’enregistrement, dans le meilleur des cas (sans motif de refus ni oppositions).
2. Le coût de la procédure
Le déposant devra s’acquitter d’une taxe de dépôt qui varie en fonction du nombre de classes choisies. 
Depuis le 23 mars 2016, pour un dépôt électronique, la taxe sera de 850€ pour la première classe, 50€ pour la deuxième, 150€ pour toute classe supplémentaire à compter de la troisième.
Les taxes de renouvellement sont au même tarif.
Si ces coûts peuvent paraître élevés de prime abord, ils sont en réalité beaucoup moins élevés que les coûts en vigueur avant le règlement du 23 mars 2016.
3. Bien bâtir son dossier de dépôt
Une fois le dossier reçu, l’EUIPO va examiner s’il existe ou non des motifs de refus absolu du dossier, et cela dans chacune des langues officielles de l’Union.
Le déposant doit donc être particulièrement vigilant et vérifier que sa marque ne correspond pas à la désignation nécessaire du produit, à sa qualité ou à sa destination, causes de refus d’enregistrement, et cela dans l’une des 20 langues de l’Union !
Il est aussi conseillé au déposant de vérifier si, parmi les marques nationales, communautaires, voire internationales, ayant effet sur le territoire de l’Union, il n’existe pas une marque antérieure similaire. Si tel était le cas, alors la marque pourrait faire l’objet d’une opposition ou même d’une demande en annulation.
4. La gestion des oppositions
Après publication de la demande d’enregistrement, une période 3 mois s’ouvre pendant laquelle des oppositions peuvent être formulées.
Le ou les titulaires de droits antérieurs au déposant fera une opposition.
Une opposition sera notamment valide en cas : 
- D’existence d’une AOP ou IGP,
- De marque notoire
- D’une marque antérieure enregistrée
- De demande de marque antérieure
La division d’opposition de l’EUIPO gère les oppositions. La procédure est alors la suivante :
- Une première période de 2 mois : le cooling-off, prorogeable une fois sur demande des parties pour une période 22 mois. Le but est de trouver un accord amiable entre opposant et déposant
- Ensuite, en cas d’échec, l’EUIPO prend le relais.
- En cas d’opposition, le déposant peut diviser sa demande d’enregistrement pour la faire porter sur les seuls éléments qui ne font pas l’objet de l’opposition. La taxe due est de 200€ en cas de division.
C. Contestation de la marque européenne déposée
Les tiers peuvent contester les marques déposées si elles n’ont pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de 5 ans. L’usage sérieux de la marque dans un seul état membre suffit pour conserver ses droits.
Le titulaire de la marque doit aussi la défendre : il peut agir en contrefaçon sauf s’il a toléré l’usage de ladite contrefaçon pendant une durée de 5 ans hors cas de mauvaise foi.
II. La marque internationale
A. L’enregistrement international
Une marque préalablement enregistrée au niveau national peut être déposée au Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), situé en Suisse.
Par exemple, en France, il faudra passer par l’INPI.
Ce dépôt permet d’étendre la protection de la marque à l’étranger à un ou plusieurs états qui ont adhéré :
- au Protocole de Madrid (valable 10 ans et renouvelable indéfiniment pour la même période)
- et/ou à l’Arrangement de Madrid (valable 20 ans et renouvelable indéfiniment pour la même durée).
B. Le coût de l’enregistrement
Le site internet de l’OMPI contient un simulateur des droits à payer. Dans ce système, les droits sont à régler en Francs suisses.
Par exemple : à la date du 24/09/2016, pour une marque française, pour une seule classe, sans couleur et dont la protection s’étendrait dans tous les états : le montant des droits sera de 18 161 francs suisses.
C. Les limites de l’enregistrement international
L’enregistrement d’une marque correspond à l’enregistrement d’une marque nationale. (et non à une marque unique qui serait protégée dans tous les États visés) :
- La marque doit d’abord être acceptée en droit national ou du moins déposée. La marque européenne est donc plus avantageuse.
- L’usage sérieux de la marque dans l’un des états visés ne permet pas de se prévaloir de l’usage de cette marque dans les autres états comme s’ils formaient un marché unique.
